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NYC-Korrespondenz und Conflict Check — Whitman Brennan Forsythe LLP

Arbeitsweg

• Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht?
• Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: MarkenG § 47 Schutzdauer 10 Jahre, § 25 Benutzungsschonfrist 5 Jahre, Widerspruch DPMA 3 Monate, Nichtigkeitsantrag § 50 (10 Jahre Bösgläubigkeit).
• Tragende Normen verifizieren: MarkenG §§ 4, 8, 9, 14, 15, 24 (Erschöpfung), UMV (VO 2017/1001), MMA, GemmuVO, UrhG §§ 2, 69, UWG §§ 3, 4 Nr. 3, 6, EU-Geoblocking-VO, ZollVO 608/2013 — Fundstellen über gesetze-im-internet.de, dejure.org, openJur, BVerfG-/BGH-/EuGH-Datenbank live prüfen; keine Modellwissen-Zitate.
• Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Markeninhaber, Lizenznehmer, Distributor, Online-Marktplatz, Zollbehörde, DPMA, EUIPO, LG (Markensenat), Wettbewerber/Fälscher.
• Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Markenanmeldung, Lizenzvertrag, Selektiv-Vertriebsvertrag, Abmahnung, Zollbeschlagnahme-Antrag, Verletzungsklage, Lookbook, EUIPO-Widerspruch — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis.

Fachkern: NYC-Korrespondenz und Conflict Check — Whitman Brennan Forsythe LLP

• Normen-/Quellenanker: MarkenG, UMV, DesignG/GGV, UWG, UrhG, GeschGehG, Zoll-/Grenzbeschlagnahme, DSA/Marketplace, Erschöpfung, Rufausbeutung und Schadensersatz.
• Entscheidende Weiche: Kennzeichen/Design, Priorität, Benutzung, Verwechslungsgefahr, Bekanntheit, Erschöpfung, Plattformbeweis, Auskunft und Vollstreckung getrennt prüfen.
• Arbeitsprodukt: Liefere eine fallbezogene Norm / Tatsache / Beleg / Wertung / Gegenargument / nächster Schritt-Matrix und einen direkt nutzbaren Textbaustein, wenn der Nutzer einen Entwurf braucht.

Die Zusammenarbeit zwischen Steinacker Lichtenberg München und Whitman Brennan Forsythe LLP New York ist das transatlantische Rückgrat des klôtzzkètté-IP-Schutzes. Das Protokoll muss sitzen: Engagement Letters, Privilege-Schutz, Gebührenstruktur, Kommunikationsstandards — jeder Schritt ist juristisch und ethisch sorgfältig vorbereitet.

Partner J. Halston Whitman III, Esq. (USD 1.450/h) und Senior Associate Eleanor M. Quintero, Esq. (USD 695/h) sind klôtzzkètté Inc.'s Trademark Practice Team in NYC.

Rechtsrahmen

Deutsches Recht (Steinacker Lichtenberg)

• BRAO §§ 43a/43b: Berufsrechtliche Pflichten; Verschwiegenheitspflicht
• BORA §§ 1-6: Grundpflichten des Anwalts
• § 3 BORA: Interessenkonflikt-Verbot
• Geldwäschegesetz (GwG): Mandantenidentifizierung bei internationalem Mandat

US-Recht (Whitman Brennan Forsythe LLP)

• ABA Model Rules of Professional Conduct (MRPC): Rule 1.7 (Conflict of Interest), Rule 1.9 (Former Clients), Rule 1.6 (Confidentiality), Rule 1.5 (Fees)
• New York Rules of Professional Conduct (NYRPC): NY-spezifische Variationen der ABA Rules (ggf. strenger)
• FRCP 5.4: Fee-Splitting Verbot mit Non-Lawyers — keine Vergütungsabsprachen Münchener Kanzlei ↔ NYC-Kanzlei, die als Fee-Splitting erscheinen könnten
• Attorney-Client Privilege (ACE): US-Bundesrecht; Korrespondenz zwischen Anwalt und Mandant privilegiert; gilt auch für Korrespondenz zwischen Co-Counsels (Common Interest)
• Work Product Doctrine (Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)): Anwalts-Arbeitsmaterialien in Erwartung von Litigation sind geschützt; in Discovery grundsätzlich nicht auszugeben
• Common Interest Privilege: Wenn beide Kanzleien (München + NYC) gemeinsam einen Mandanten vertreten, ist ihre interne Kommunikation privilegiert (Common Interest/Joint Defense Agreement)

Prüfungsschritte

Schritt 1: Interessenkonflikt-Check (Conflict Check)

Steinacker Lichtenberg München:

1. Mandanten-Liste prüfen: Gibt es aktive Mandate gegen klôtzzkètté oder ihre Konkurrenten (Dior, Chanel, Hermès, Gucci, Prada in denselben Klassen)?
2. Ehemalige Mandanten: 3-Jahres-Rückblick auf abgeschlossene Mandate
3. Persönliche Konflikte der beteiligten Anwälte: Aufsichtsrat-Mitgliedschaften, Aktienbesitz, Familie
4. Ergebnis dokumentieren: schriftlicher Conflict-Check-Bericht, Datum, unterzeichnet

Whitman Brennan Forsythe LLP NYC:

1. Digitale Conflict-Check-Datenbank: alle aktuellen und historischen Mandate
2. Konkurrenten-Matrix für Fashion-Luxus: Dior, LVMH, Richemont-Gruppe, Kering-Gruppe
3. J. Halston Whitman III: persönliche Beziehungen zu anderen Fashion-Boards?
4. Eleanor Quintero: frühere Mandate vor Whitman Brennan Forsythe LLP?

Schritt 2: Engagement Letter

Pflichtinhalte (US-Standard, MRPC Rule 1.5):

• Leistungsumfang (Scope of Engagement): TTAB, USPTO, Federal Court, CBP
• Stundensätze: J. Halston Whitman III USD 1.450/h; Eleanor M. Quintero USD 695/h
• Retainer: USD 50.000 upfront für neue Angelegenheiten
• Billing Cycle: monatlich, detaillierte Zeiterfassung
• Communication Language: Englisch (USPTO-Verfahren); Deutsch für München-Korrespondenz
• Außerordentliche Aufwendungen: Gerichtsgebühren, Gutachter, Reise, Expert Witnesses gesondert
• Termination: 30 Tage Kündigung beidseitig; sofortige Kündigung bei Interessenkonflikt

Deutsch-amerikanische Koordination:

• Führung von Mandatsakten: Spiegeldokumentation in beiden Kanzleien
• Strategische Entscheidungen: Munich leitet europäische Strategie; NYC für US
• Rechnungsstellung: Whitman Brennan Forsythe LLP stellt direkt an klôtzzkètté Inc. (NY); Steinacker Lichtenberg an klôtzzkètté SA (Paris)
• FRCP 5.4 Compliance: Kein Referral Fee zwischen den Kanzleien; nur direkte Mandantsbeziehungen

Schritt 3: Power of Attorney for USPTO

Form PTO-2848 / USPTO Power of Attorney:

• Authorizes Whitman Brennan Forsythe LLP to act before USPTO on behalf of klôtzzkètté Inc.
• Scope: All pending and future trademark applications and registrations
• Signatory: Authorized officer of klôtzzkètté Inc. (General Counsel or CEO)
• Electronic submission via USPTO trademark.uspto.gov Customer Number system
• Optional: Revoke previous POA if changing counsel

Domestic Representative (für ausländische Inhaber):

• Falls klôtzzkètté SA (Paris) direkt als Inhaber eingetragen: Domestic Representative erforderlich (37 C.F.R. § 2.24)
• Domestic Rep = Person in USA für Service of Process
• Whitman Brennan Forsythe LLP übernimmt diese Funktion

Schritt 4: Common Interest Agreement

Zweck:

• Schützt Kommunikation zwischen Münchener Kanzlei und NYC-Kanzlei vor Discovery
• Beide Kanzleien verfolgen gemeinsame rechtliche Interessen desselben Mandanten

Inhalt Common Interest Agreement:

Steinacker Lichtenberg (München) und Whitman Brennan Forsythe LLP (NYC)
vereinbaren, dass:
1. Alle zwischen ihnen ausgetauschten Informationen im Kontext des
 klôtzzkètté SA/Inc.-Mandats dem Common Interest Privilege unterliegen.
2. Keine Kanzlei ist verpflichtet, diese Informationen in Discovery preiszugeben.
3. Das Agreement gilt ab [Datum] bis zum Ende des gemeinsamen Mandats.

Schritt 5: Outside Counsel Guidelines (OCG)

klôtzzkètté Inc. übermittelt OCG an Whitman Brennan Forsythe LLP:

Typische OCG-Regelungen:

• Pre-approval für Stunden über USD 25.000 pro Angelegenheit
• Budget-Updates: monatlich; eskalation bei +15 % Abweichung
• Staffing: Partner-Stunden max. 30 % des Gesamt-Budgets (außer Verhandlungen/Hearings)
• Expenses: No first class travel; hotel max. USD 350/night NYC; max. USD 450 client dinners
• eDiscovery: Separates Budget, Pre-approval erforderlich
• Matter Management System: Zugang zu klôtzzkètté OCG-Portal für Rechnungseinreichung

Falltypische Konstellationen

Konstellation 1: Neues TTAB-Mandat — Intake-Protokoll

klôtzzkètté SA ruft Steinacker Lichtenberg an: TTAB-Opposition nötig. Workflow: (1) Munich: Conflict Check + Scope-Brief an NYC; (2) NYC: eigener Conflict Check + Engagement Letter klôtzzkètté Inc.; (3) Common Interest Agreement unterzeichnet; (4) POA für USPTO eingereicht; (5) Eleanor Quintero beginnt TTAB-Verfahren; Munich liefert EU-Prior-Rights-Dokumentation.

Konstellation 2: Gebührenstreit — Überschreitung OCG

Whitman Brennan Forsythe LLP überschreitet monatliches Budget um 40 % ohne Pre-approval. OCG-Eskalationsprotokoll: (1) Rechnungskorrektur für genehmigungspflichtigen Mehraufwand; (2) Post-hoc Genehmigung durch klôtzzkètté Inc. General Counsel; (3) Budget-Anpassung für Folgemonat.

Konstellation 3: Interessenkonflikt mid-Mandat

Whitman Brennan Forsythe LLP nimmt neues Mandat für Kering SA (Gucci) in einer USPTO-Angelegenheit an, die indirekt klôtzzkètté-Interessen berührt. MRPC Rule 1.7 und NYRPC Rule 1.7: Informed consent beider Mandanten erforderlich, wenn materieller Konflikt. Falls kein Consent möglich: Withdrawal von einem der Mandate.

Quellen-Hardening

• Keine Kommentar-, Handbuch-, Aufsatz-, BeckRS- oder juris-Blindzitate aus Modellwissen.
• Registerdaten, Amtsformulare, Fristen, Gebühren und Behördenpraxis live bei DPMA, EUIPO, WIPO, USPTO oder den jeweils zuständigen Stellen prüfen.
• Rechtsprechung nur mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und amtlicher oder frei zugänglicher Quelle ausgeben.

Templates

Engagement Letter Miniatur (US-Teil)

Whitman Brennan Forsythe LLP
1290 Avenue of the Americas, New York, NY 10104

klôtzzkètté Inc., attn.: [CEO/GC]
712 Fifth Avenue, New York, NY 10019

Re: Engagement for USPTO and TTAB Trademark Matters

Dear [Name],

This letter confirms our engagement to represent klôtzzkètté Inc.
in connection with U.S. trademark prosecution, TTAB proceedings,
and related enforcement matters.

Fees: J. Halston Whitman III, Esq.: USD 1,450/hour
 Eleanor M. Quintero, Esq.: USD 695/hour

Initial Retainer: USD 50,000 (to be applied against fees and costs)

Our representation is subject to this firm's conflicts policies.
A conflicts check has been completed and no material conflict exists.

Please sign and return one copy of this letter.

J. Halston Whitman III, Esq.
Trademark Practice Chair

Verweise auf andere Skills

• uspto-anmeldung-und-lanham-act — Operative USPTO-Tätigkeit NYC
• ttab-opposition-und-cancellation — TTAB-Verfahren NYC
• us-counterfeit-und-customs-cbp — CBP-Kooperation NYC
• fashion-luxus-kaltstart-interview — Intake-Protokoll insgesamt

Risiken & Stolperfallen

• FRCP 5.4 Compliance: Jede Vergütungsstruktur zwischen Münchener und NYC-Kanzlei, die nach Fee-Splitting aussieht, ist verboten; klare Trennung: jede Kanzlei rechnet direkt mit dem jeweiligen Mandanten ab
• Privilege-Verlust: Weiterleitung von Anwaltskorrespondenz an Dritte (Berater, PR-Agenturen) kann Attorney-Client-Privilege zerstören
• Mid-Mandat Konflikte: In der Modebranche kommt es zu Mandats-Konflikt-Risiken durch M&A (wenn Konkurrent von klôtzzkètté durch Klient gekauft wird); sofort eskalieren
• OCG-Bindungswirkung: OCGs haben Vertragscharakter; Überschreitungen ohne Pre-Approval können zu Rechnungskürzungen durch klôtzzkètté Inc. führen

Triage-Fragen vor NYC-Korrespondenz

Bevor die Briefing-E-Mail an Whitman Brennan Forsythe LLP abgeschickt wird, klaere:

1. Wurde ein formeller Conflict Check durchgefuehrt und ist das Conflict-Clear-Memo in der Akte?
2. Liegt ein unterzeichnetes Engagement Letter mit aktuellem Stundenhonorar vor?
3. Gibt es bereits eine laufende Frist im US-Verfahren (USPTO Office Action, TTAB Response Deadline)?
4. Welche Dokumente (EUTM-Auszuege, Benutzungsnachweise, Prioritaetsdokumente) müssen unverzueglich nach NYC geschickt werden?

Aktuelle Rechtsprechung (US/International)

TTAB, Herbko Int'l Inc. v. Kappa Books Inc., 308 F.3d 1156 (Fed. Cir. 2002): Im TTAB-Verfahren ist die Hauptaufgabe der New Yorker Korrespondenz die Koordination des US-Prosecutions-Records; spaetere Argumente, die in frueheren Responses nicht aufgenommen wurden, sind durch Prosecution History Estoppel gesperrt — daher ist fruehzeitige strategische Abstimmung zwischen Muenchen und NYC entscheidend.

ABA Model Rules of Professional Conduct, Rule 1.7 / Rule 1.10: Konflikte müssen schon vor Mandatsbeginn gecheckt werden; ein später entdeckter Interessenkonflikt erfordert Niederlegung des Mandats und kann US-Anwaltszulassung gefaehrden; internationale Kanzleien mit gemeinsamen Mandanten müssen einen konsolidierten Conflicts-Check fuehren.

Quellenregel: Entscheidungen nur nach Prüfung einer amtlichen oder frei zugänglichen Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage ausgeben.